商标无效宣告案件中关于作品名称在先权益保护 作者：胡泓     时间：2020-11-17    来源：互联网

知名作品不仅具有文学欣赏价值，也具有商业价值。随着作品知名度和影响力不断越来越高，相应的作品名称与作品之间建立起稳定的对应关系，具备了区别作品来源的显著特征，因此近年来出现了在先作品著作权人因相同的作品名称与注册商标的权利人产生纠纷的案件。

由于《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。以及第四十五条“已经注册的商标，违反本法……第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”《商标法》的这些规定有效制止了这类案件中对在先使用并具有一定影响的未注册商标的抢注行为。

涉及作品名称权益保护案件中有哪些考量因素？

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款规定，对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。

通过最高院司法解释以及诸多判例，我们把影响因素进一步概况为（1）在先作品名称在商标申请注册前是否具有较高知名度；（2）争议商标与作品名称是否构成相同或近似；（3）商标权利人在主观上是否存在恶意；（4）争议商标所覆盖的指定商标是否导致相关公众误认为其经过在先作品著作权人的许可或与其存在特定联系。

从知产法院通报作品名称在先权益保护相关案件审理情况，可以看到哪些信号？

从今年北京知识产权法院召开的作品名称在先权益保护相关案件审理情况新闻发布会可以发现，在判断作品名称是否具有一定知名度时，通常应考虑作品的传播方式、宣传广度与宣传时间等因素。通常情况下，商业标识需经一段时间的宣传或使用才能获得知名度，但在网络环境下，网络传播和宣传的时间和成本降低，对作品知名度的判断应综合考虑作品的特点、上线规律和行业运行状况等因素。如在“王者荣耀”案中，法院根据网络游戏《王者荣耀》在上线之初短时间内集聚较高关注度的情况，结合网络游戏产品在生命周期、营销推广策略、用户规模、玩家群体、网络效应等方面的产业特点，认定在诉争商标申请日前，《王者荣耀》游戏在上线之初不到一个月的时间，即已获得较高的搜索点击量和广泛的关注度，具有较高的知名度。

对“功夫熊猫”、“铁臂阿童木”、“王者荣耀”等具有知名度的作品名称给予保护，体现出倡导诚实守信、尊重知识产权、保护在先权利的司法态度，有助于避免消费者对商品或服务的来源产生混淆、误认，充分发挥商标区分商品或服务来源的功能。

　　经营者在申请注册商标时，要增强自主品牌意识，注重品牌培育，告别仿冒、搭便车、傍名牌等行为。

　　现阶段知识产权已经发展到活跃阶段，社会逐步意识到自主打造品牌、创造自身价值的重要意义，这样才能更好地维护市场竞争秩序，促进经济社会发展。

附案例：

“王者荣耀”商标权无效宣告请求行政纠纷案

该案的诉争商标“王者荣耀”是第三人某酒业公司于2015年11月19日申请注册的，核定使用在第33类“葡萄酒、白酒”等商品上。2018年6月19日，原告腾讯科技（深圳）有限公司对诉争商标提出了无效宣告请求，国家知识产权局以诉争商标与引证商标没有构成类似商品上的近似商标，诉争商标的注册未侵犯腾讯公司的著作权，亦未构成商标法第四十四条第一款规定的情形为由，裁定诉争商标予以维持。

原告腾讯公司不服该裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。诉讼中，原告认为，诉争商标作为商标注册使用在相关商品上，损害了原告对游戏《王者荣耀》的作品名称所享有的在先权利，违反了商标法第三十二条的规定。原告还主张，诉争商标的注册具有明显恶意，具有抢注商标并牟取不正当的商业利益的意图，违反了商标法第四十四条的规定。

本案的特点之一在于《王者荣耀》是一款手游，网络游戏产品在生命周期、营销推广策略、用户规模、玩家群体、网络效应等方面具有独有的产业特点，这些对于知名度的考量是有影响的。游戏于2015年10月23日公布、10月26日上线，诉争商标的申请日为2015年11月19日，二者时间相距不到一个月。但是根据原告提交的相关证据，以“王者荣耀”作为关键字的2015年10月1日至2016年2月19日的百度搜索指数显示，2015年10月28日该搜索指数曾出现150 000的峰值，同时也有该游戏上架首日在“免费榜”排名第一以及保持持续热度趋势、游戏相关获奖情况等相关报道。可见，《王者荣耀》在上线之初短时间内即集聚了较高的搜索点击量和广泛的关注度，取得了较高的知名度。“王者荣耀”作为该游戏的作品名称亦已为相关公众所熟知，可以作为作品名称在先权益予以保护。 

基于《王者荣耀》游戏较高的知名度，第三人申请注册诉争商标时对该游戏理应知晓，且该游戏知名度所及的范围涉及日常生活领域，第三人申请注册诉争商标难谓善意。此外，第三人申请注册了多个带有“王者荣耀”、“王者”或“荣耀”字样的商标，其法定代表人还同时担任某带有“王者荣耀”字样的公司的法定代表人，据此可以看出第三人申请注册诉争商标具有主观恶意。

结合其他相关因素，法院认定诉争商标的注册申请损害了原告的作品名称“王者荣耀”的在先权益，违反了商标法第三十二条的规定，同时，未构成商标法第四十四条第一款规定的情形，判决撤销被诉裁定并判令被告重新做出裁定。

“铁臂阿童木”商标权无效宣告请求行政纠纷案

法院经审理认为，诉争商标仅为纯文字商标，并没有体现阿童木的卡通形象，诉争商标的注册申请并未侵犯手塚株式会社享有的著作权。“阿童木”既是手塚株式会社出品的动漫作品《铁臂阿童木》的片名，也是动漫作品中主要人物的名称。在诉争商标申请日前，该动漫已经在中国大陆地区进行了广泛的宣传并已播出，“铁臂阿童木”、“阿童木”作为动漫作品的名称以及动漫的角色名称已为相关公众所了解，具有较高知名度，故“铁臂阿童木”、“阿童木”可以作为在先作品名称以及在先作品的角色名称进行保护。 

但在先作品名称以及在先作品的角色名称权益的保护范围并不当然及于全部商品和服务类别，仍应以限于相同或类似商品或服务为原则。虽然在诉争商标申请日之前原告并未在鞋等商品上使用阿童木形象，但手塚株式会社在第25类商品上注册有“铁臂阿童木”商标，且鞋等商品是生活必需品，会使相关公众对诉争商标核定使用的商品来源与在先作品名称及角色名称的所有人产生混淆误认，故诉争商标的注册申请损害了手塚株式会社的在先权益。

综上，一审法院判决撤销被诉裁定，并判令原商标评审委员会针对诉争商标无效宣告请求重新作出裁定。二审法院判决维持一审判决。

“三生三世十里桃花”商标权无效宣告请求行政纠纷

该案的诉争商标“三生三世十里桃花”是案外人猫鼬互动（北京）科技有限公司于2015年10月29日申请注册的，核定使用商品是第9类计算机游戏软件、计算机等。后该商标于2016年12月7日核准注册，于2017年9月13日转让给本案原告。《 三生三世十里桃花》小说作者认为该商标损害了其对该小说作品享有的在先权益，向原商标评审委员会提出无效宣告请求。涉案商标被国家知识产权局宣告无效后，原告不服提起诉讼。原告认为，《三生三世十里桃花》是同名小说、电影、电视剧、游戏的名称，小说作者不能独占该作品名称的在先权益，且其关联公司已获得对该小说作品的网络剧、游戏等周边产品的开发权，在同名游戏上使用这个商标，不造成相关公众的误认。 

本案中，法院查明，早在诉争商标申请日之前，《 三生三世十里桃花》小说图书已由不同出版社多次出版，并在其他国家和地区发行了多种外文版本， “三生三世十里桃花”作为小说作品名称已经具有了较高的知名度。同时，我们看到这个诉争商标标识是普通字体的文字商标“三生三世十里桃花”，与《三生三世十里桃花》小说作品名称完全相同，并且，在商业实践中，利用小说作品名称进行商业衍生商品或服务开发已经成为普遍现象，作者也曾将该小说作品的改编权、表演权、摄制权、游戏改编权授权给原告的关联公司。诉争商标核定使用的第9类“计算机游戏软件”等商品，与目前商业环境下小说衍生品的覆盖范围及上述原告关联公司获得的授权范围关联密切，容易导致相关公众误认为是经过小说作品权利人的许可或者与权利人存在特定联系，从而影响相关公众对其核定使用商品来源的认知。 

对于原告主张小说作者不能独占该作品名称的在先权利的问题，法院认为，对于“在先权利”是否存在，它的起算时间应截止于诉争商标申请日之前，根据前面介绍的本案事实，在诉争商标申请日前，《 三生三世十里桃花》小说作品已经在世界多个国家和地区出版、发行，而原告所主张的影视剧、游戏的开发等均发生于商标申请日之后。且诉争商标的申请人为案外人，与原告的关联公司后续取得的相关权利无关。因此，法院最终判决驳回原告的诉讼请求。

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